상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용

@article{ART002189968},
author={ 안효질 },
title={상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용},
journal={법학논총},
issn={1738-3242},
year={2016},
volume={40},
number={4},
pages={157-186},
doi={10.17252/dlr.2016.40.4.006},
url={http://dx.doi.org/10.17252/dlr.2016.40.4.006}

TY - JOUR
AU - 안효질
TI - 상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용
T2 - 법학논총
PY - 2016
VL - 40
IS - 4
PB - 단국대학교 법학연구소
SP - 157-186
SN - 1738-3242
AB - 이 연구는 독일과 유럽연합의 판례와 문헌을 중심으로, 그리고 보충적으로 미국과 일본의 판례와 문헌을 비교법적 시각에서 검토함으로써, 상표의 각 사용 유형별로 ‘거래상 사용’이 무엇인지 연구하고자 한다. 독일의 판례를 구체적으로 보면, 영업상 거래가 아닌 사례유형으로서는 (ⅰ) 생업 및 직업행사의 범위 이외의 사적인 행위, (ⅱ) 관공서 또는 국가의 행위, (ⅲ) 오직 비경제적인 목적을 위하여 하는 단체활동, (ⅳ) 순수 학문적 활동, (ⅴ) 정치적, 사회적, 종교적, 소비자계몽적, 스포츠적인 활동, (ⅵ) 언론매체에서 상표를 언급하는 행위 등을 들고 있다. 반면, 영업상 거래인 사례유형으로는 어떤 자가 저자로서 출판사에 특정 표지하에서 어떤 저작물을 제공한다면, 그는 영업상 거래에서 행위하는 것이다. 또한 어떤 자가 제3자에게 라이선스를 부여하거나 판매하기 위하여 상표, 저작물의 제호 또는 인터넷 도메인이름을 출원 또는 신청하였다면, 그는 곧바로 영업상 거래에서 행위하는 것이다. 이른바 ‘기관내부’의 행위와 관련해서는 보다 자세한 분석이 필요한데, 자기사용, 기업 또는 기관내부의 행위는 판례와 문헌에서는 일반적으로 상표권침해가 되지 않는다고 보고 있다. 그러나 일부문헌에서는 순수한 기업내부의 행위도 상표권침해가 될 수 있다고 보고 있다. 독일상표법 제14조 제3항 제2호(우리 상표법 제108조 제1항 제4호에 상응)와 제4항 제2호(우리 상표법 제108조 제1항 제2호에 상응)는 판매할 목적으로 타인의 상표가 표시된 상품을 소지하고 있는 행위와 타인의 상표를 부착한 용기, 표장 또는 표시수단을 판매할 목적으로 소지하고 있는 행위도 상표권침해로 보고 있는데, 이는 아직 영업상 거래로 보기는 어렵고, 순수한 기업내부의 행위이다. 그럼에도 불구하고 상표법은 이를 상표권침해로 보고 있다. 일본 판례 중에는 상표란 ‘업으로 상품을 생산, 증명 또는 양도하는 자가 그 상품에 대하여 사용하는 것’(일본상표법 제2조 제1항 제1호)이라는 상표의 정의 중 ‘상품’이라는 개념요소로부터 비침해적 상표의 사용유형(마치 ‘기업내부’에서의 행위유형과 유사함)을 도출해낸 사례가 있다. 즉, 상표법상 상품은 유통성을 갖추어야 하는데, 점포 내에서 소비되는 요리에 상표를 부착하는 것은 유통성이 없으므로 상표법상 ‘상품’에 상표를 사용하는 것이 아니라고 하였다. 판례의 논리가 전적으로 수긍할 만한 것은 아니나, ‘업으로’가 아니라 ‘상품성’으로부터 ‘비영업상 거래’와 유사한 결론을 도출하였다는 점에서 흥미로운 접근 방법이라고 판단된다. 우리나라의 경우 상표권침해의 구성요건으로 ‘업으로’를 요구하여야 하는지, 외국의 입법례와 같이 ‘거래상’이라는 요건을 요구하여야 하는지 적어도 법률규정상으로는 명확하지 않다. 향후 법개정시에 이를 분명히 할 필요가 있다. 또한 일부 문헌에서 해석상 요구하고 있는 ‘업으로’와 외국의 법률과 판례에서 요구하고 있는 ‘거래상’이 동일한 것인지 불분명하다. 이 연구에서는 주로 독일과 유럽연합의 판례를 중심으로 ‘거래상 사용’의 의미가 무엇인지 유형별로 검토한다. 현행 상표법을 기준으로 보면, 상표권이 침해되었다는 것은 ‘상표법상 보호받고 있는 상표’가 침해되었다는 것을 의미하게 되므로, 상표정의의 개념요소와 무관한 표장의 사용을 상표권침해로 인정하기는 어려울 것이다. 따라서 상표법 제2조 제1항 제1호의 상표개념정의에 나타난 각 요소들(‘상품’, ‘식별’ 등)도 상표권침해 여부를 판단함에 있어서 원칙적으로 그 기준이 되어야 한다고 해석할 수 있을 것이다. 그러나 법률적 근거는 미약하므로 입법적 보완이 필요하다고 생각한다. 입법이 행해지든 않든 ‘업으로’, ‘영업상’ 또는 ‘거래상’ 사용이라는 개념은 여전히 추상적이다. 이에 이 연구가 상표의 침해와 비침해행위를 구별하는 유용한 기준을 제시하게 될 것이다.
KW - 상표침해, 영업상 사용, 거래상 사용, 상표의 사용, 상표적 사용, 상표사용의 유형
DO - 10.17252/dlr.2016.40.4.006
UR - http://dx.doi.org/10.17252/dlr.2016.40.4.006
ER -

안효질 (2016). 상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용. 법학논총, 40( 4), 157- 186.

안효질 . 2016, “상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용”, 법학논총, vol. 40, no. 4, pp. 157-186. Available from: doi:10.17252/dlr.2016.40.4.006

안효질 “상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용” 법학논총 40.4 pp. 157-186 (2016): 157.

안효질 . 상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용 법학논총 [Internet]. 2016; 40( 4), : 157-186. Available from: doi:10.17252/dlr.2016.40.4.006

안효질 . “상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용” 법학논총 40, no.4 (2016): 157-186. doi: 10.17252/dlr.2016.40.4.006

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상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용

법학논총

약어 : DLR

2016, vol.40, no.4, pp.157 - 186

DOI : 10.17252/dlr.2016.40.4.006

발행기관 : 단국대학교 법학연구소

연구분야 : 법학

안효질¹

¹고려대학교

인용한 논문 수 : 2 서지 간략 보기

초록

이 연구는 독일과 유럽연합의 판례와 문헌을 중심으로, 그리고 보충적으로 미국과 일본의 판례와 문헌을 비교법적 시각에서 검토함으로써, 상표의 각 사용 유형별로 ‘거래상 사용’이 무엇인지 연구하고자 한다. 독일의 판례를 구체적으로 보면, 영업상 거래가 아닌 사례유형으로서는 (ⅰ) 생업 및 직업행사의 범위 이외의 사적인 행위, (ⅱ) 관공서 또는 국가의 행위, (ⅲ) 오직 비경제적인 목적을 위하여 하는 단체활동, (ⅳ) 순수 학문적 활동, (ⅴ) 정치적, 사회적, 종교적, 소비자계몽적, 스포츠적인 활동, (ⅵ) 언론매체에서 상표를 언급하는 행위 등을 들고 있다. 반면, 영업상 거래인 사례유형으로는 어떤 자가 저자로서 출판사에 특정 표지하에서 어떤 저작물을 제공한다면, 그는 영업상 거래에서 행위하는 것이다. 또한 어떤 자가 제3자에게 라이선스를 부여하거나 판매하기 위하여 상표, 저작물의 제호 또는 인터넷 도메인이름을 출원 또는 신청하였다면, 그는 곧바로 영업상 거래에서 행위하는 것이다. 이른바 ‘기관내부’의 행위와 관련해서는 보다 자세한 분석이 필요한데, 자기사용, 기업 또는 기관내부의 행위는 판례와 문헌에서는 일반적으로 상표권침해가 되지 않는다고 보고 있다. 그러나 일부문헌에서는 순수한 기업내부의 행위도 상표권침해가 될 수 있다고 보고 있다. 독일상표법 제14조 제3항 제2호(우리 상표법 제108조 제1항 제4호에 상응)와 제4항 제2호(우리 상표법 제108조 제1항 제2호에 상응)는 판매할 목적으로 타인의 상표가 표시된 상품을 소지하고 있는 행위와 타인의 상표를 부착한 용기, 표장 또는 표시수단을 판매할 목적으로 소지하고 있는 행위도 상표권침해로 보고 있는데, 이는 아직 영업상 거래로 보기는 어렵고, 순수한 기업내부의 행위이다. 그럼에도 불구하고 상표법은 이를 상표권침해로 보고 있다. 일본 판례 중에는 상표란 ‘업으로 상품을 생산, 증명 또는 양도하는 자가 그 상품에 대하여 사용하는 것’(일본상표법 제2조 제1항 제1호)이라는 상표의 정의 중 ‘상품’이라는 개념요소로부터 비침해적 상표의 사용유형(마치 ‘기업내부’에서의 행위유형과 유사함)을 도출해낸 사례가 있다. 즉, 상표법상 상품은 유통성을 갖추어야 하는데, 점포 내에서 소비되는 요리에 상표를 부착하는 것은 유통성이 없으므로 상표법상 ‘상품’에 상표를 사용하는 것이 아니라고 하였다. 판례의 논리가 전적으로 수긍할 만한 것은 아니나, ‘업으로’가 아니라 ‘상품성’으로부터 ‘비영업상 거래’와 유사한 결론을 도출하였다는 점에서 흥미로운 접근 방법이라고 판단된다. 우리나라의 경우 상표권침해의 구성요건으로 ‘업으로’를 요구하여야 하는지, 외국의 입법례와 같이 ‘거래상’이라는 요건을 요구하여야 하는지 적어도 법률규정상으로는 명확하지 않다. 향후 법개정시에 이를 분명히 할 필요가 있다. 또한 일부 문헌에서 해석상 요구하고 있는 ‘업으로’와 외국의 법률과 판례에서 요구하고 있는 ‘거래상’이 동일한 것인지 불분명하다. 이 연구에서는 주로 독일과 유럽연합의 판례를 중심으로 ‘거래상 사용’의 의미가 무엇인지 유형별로 검토한다. 현행 상표법을 기준으로 보면, 상표권이 침해되었다는 것은 ‘상표법상 보호받고 있는 상표’가 침해되었다는 것을 의미하게 되므로, 상표정의의 개념요소와 무관한 표장의 사용을 상표권침해로 인정하기는 어려울 것이다. 따라서 상표법 제2조 제1항 제1호의 상표개념정의에 나타난 각 요소들(‘상품’, ‘식별’ 등)도 상표권침해 여부를 판단함에 있어서 원칙적으로 그 기준이 되어야 한다고 해석할 수 있을 것이다. 그러나 법률적 근거는 미약하므로 입법적 보완이 필요하다고 생각한다. 입법이 행해지든 않든 ‘업으로’, ‘영업상’ 또는 ‘거래상’ 사용이라는 개념은 여전히 추상적이다. 이에 이 연구가 상표의 침해와 비침해행위를 구별하는 유용한 기준을 제시하게 될 것이다.

키워드

상표침해, 영업상 사용, 거래상 사용, 상표의 사용, 상표적 사용, 상표사용의 유형

참고문헌(36)

[학술지] 김원오 / 2010 / 상표법상 ‘상표의 사용’을 둘러싼 법적 쟁점과 과제 / 정보법학 14 (1) : 43 ~ 87
[단행본] 나종갑 / 2006 / 미국상표법연구 / 글누리
[단행본] 문삼섭 / 2004 / 상표법 / 세창출판사
[학술지] 박준석 / 2010 / 인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 - 검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로 - / 법조 59 (12) : 114 ~ 169
[학술지] 박준석 / 2011 / 인터넷상에서‘상표의 사용’개념 및 그 지위 (II) - 키워드 검색광고에서 상표를 직접 사용한 자는 누구인가? - / 저스티스 (122) : 185 ~ 211
[학술지] 박준석 / 2011 / 인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위(Ⅲ) - 메타태그, 한글도메인이름 관련분쟁을 중심으로 - / 사법 1 (16) : 3 ~ 43
[학술지] 백강진 / 2009 / 인터넷에서의 상표사용의 개념 / LAW & TECHNOLOGY (25)
[학위논문] 송선미 / 2014 / 상표 공정사용의 유형에 관한 연구
[단행본] 송영식 / 2013 / 송영식 지적소유권법(하) / 육법사
[단행본] 윤선희 / 2014 / 상표법 제2판 / 법문사
[학술지] 윤선희 / 2006 / 상표의 사용에 관한 연구 / 산업재산권 (20) : 131 ~ 158
[단행본] 이상경 / 1998 / 지적재산권소송법 / 육법사
[학술지] 조영선 / 2008 / 상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰 / 저스티스 (105) : 128 ~ 157
[단행본] 최성우 / 2011 / OVA상표법 / 춘추문화사
[보고서] 金久美子 / 2010 / 商標としての使用 - 侵害訴訟における解釈及びその問題点について -
[단행본] 大西育子 / 2011 / 商標権侵害と商標的使用 / 信山社
[단행본] 網野誠 / 2002 / 商標 / 有斐閣
[단행본] 平尾正樹 / 2015 / 商標法 / 学陽書房
[단행본] Baumbach / 1998 / Wettbewerbsrecht
[단행본] Baumbach / 1985 / Warenzeichenrecht / C.H.Beck
[학술지] Brandi-Dohrn, Matthias / 1994 / Die kommende Neuordnung des Kennzeichenrechts:Das Markenrechtsreformgesetz / BB 25
[단행본] Correa, Carlos / 2007 / Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement / Oxford University Press
[단행본] Deutsch / 2004 / Titelschutz - Werktitel und Domainnamen / C.H.Beck
[단행본] Dinwoodie / 2014 / Trademarks and Unfair Competition; Law and Policy / Aspen Publishers
[단행본] Fezer, Karl-Heinz / 2009 / Markenrecht / C.H.Beck
[단행본] Ginsburg / 2007 / Trademark and unfair competition law : cases and materials / Foundation Press
[학술지] Gulasekaram, Pratheepan / 2005 / Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works / Wash. L. Rev 80 : 887
[단행본] Hefermehl / 2008 / Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb / C.H.Beck
[단행본] Ingerl / 2010 / Markengesetz / C.H.Beck
[단행본] Jehoram / 2010 / European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law / Kluwer Law International
[단행본] LaFrance, Mary / 2009 / Understanding Trademark Law / Lexisnexis
[학술지] Leible / 2002 / Internet-Versteigerung als Handeln im geschäftlichen Verkehr, Anmerkung zum Urteil von LG Berlin, 09.11.2001(103 O 149/01) / CR : 372
[단행본] Piper / 2006 / Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb / C.H.Beck
[단행본] Ramsey, Lisa P. / 2015 / International Intellectual Property:A Handbook of Contemporay Research / Edward Elgar : 341
[단행본] Ströbele / 2015 / Markengesetz / Carl Heymanns
[학술지] Voges, Hans-Joachim / 2002 / Das Markenrecht des Kraftfahrzeugherstellers als Instrument zur Stärkung selektiver Vertriebssysteme / MarkenR : 73