특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준

@article{ART001857084},
author={ 김관식 },
title={특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준},
journal={과학기술법연구},
issn={1226-4148},
year={2014},
volume={20},
number={1},
pages={3-42},
doi={10.32430/ilst.2014.20.1.3},
url={http://dx.doi.org/10.32430/ilst.2014.20.1.3}

TY - JOUR
AU - 김관식
TI - 특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준
T2 - 과학기술법연구
PY - 2014
VL - 20
IS - 1
PB - 한남대학교 과학기술법연구원
SP - 3-42
SN - 1226-4148
AB - 복수의 발명 상호간에 있어 발명이 상호간에 동일한지의 여부 판단은 특허법의 적용시 다양한 국면에서 문제가 되는데 본고에는 선출원 발명을 근거로 우선권을 주장하는 후출원이 있는 경우에 대한 발명의 동일성 판단에 대하여 국내외의 사례를 중심으로 논의하고 이를 바탕으로 판단 기준을 정립하고자 하였다. 우선권 주장은 구체적으로 파리조약에 근거하는 이른바 조약우선권 주장과 국내에서의 출원을 근거로 하는 이른바 국내우선권이 있다. 조약우선권과 국내우선권의 취지로는 선출원을 근거로 일정한 기간 내에 이를 개량하거나 포괄적 개념으로 출원할 수 있도록 하고 출원인의 이익이 되는 경우에 선출원의 이익을 누릴 수 있도록 하는 점에서 공통점이 있고, 그 외 우선권 주장 인정의 요건을 특별히 달리하여야 할 필요성도 보이지 않으므로 조약우선권과 국내우선권에서 우선권주장의 인정여부 판단 기준을 달리할 필요는 없다고 본다. 동일한 발명에 대하여 복수의 출원이 있는 경우에 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 이른바 선출원주의 하에서, 선출원시에 발명되지 아니한 기술적 사상에 대하여 후출원 시점에 특허를 부여하는 것은 부당한 결과를 낳게 될 것이고, 이러한 점은 출원 명세서에 대하여 추후 보정을 할 때에 적법한 보정의 범위로서 신규사항 추가 금지의 엄격한 요건을 채택하고 있는 취지와 일맥상통한다. 또한 보정이 적법하게 이루어진 경우는 특허요건 판단시뿐만 아니라 특허권존속기간 계산의 기준일도 일률적으로 원래의 출원일로 소급되어 적용되지만, 우선권 주장이 인정될 때에는 출원일이 일률적으로 소급되는 것이 아니라 출원인에게 소급이 유리하게 적용되는 경우 즉 신규성, 진보성, 선원성 등의 특허요건 판단시에는 출원일이 소급되지만, 소급이 불리하게 작용하는 경우 예를 들어 특허권존속기간의 산정시의 기준일은 소급되지 않고 우선권 주장 출원의 실제 출원일을 기준으로 산정하는 점을 감안하면 우선권 주장인정 여부 판단을 위한 전제로서 발명의 동일성 판단 기준은 보정의 허용범위보다 넓어질 수는 없을 것이다. 이러한 점과 국내외 판례의 태도를 종합하면 우선권 인정의 기준으로는 이미 적법한 보정의 기준으로 확립되어 널리 적용되고 있는 신규사항 추가 금지의 기준을 채택하여 판단하는 것이 타당하다. 이 경우 우선권 주장 인정 여부 판단시의 발명의 동일성의 범위는 신규성, 선원성 판단시에 적용되는 이른바 실질적 동일성의 범위에 비해서는 상대적으로 좁은 범위가 될 것이다. 그 결과 이른바 하위개념 발명에 대하여 상위개념 발명은 그 동일성이 부정될 것이고 선출원의 기술적 내용의 범위를 초과하는 실시례를 후출원에서 추가하는 경우에도 그 동일성이 부정될 것이다.
KW - 우선권, 발명, 동일성, 신규사항, 선원성, 파리조약, 상위개념, 하위개념
DO - 10.32430/ilst.2014.20.1.3
UR - http://dx.doi.org/10.32430/ilst.2014.20.1.3
ER -

김관식 (2014). 특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준. 과학기술법연구, 20( 1), 3- 42.

김관식 . 2014, “특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준”, 과학기술법연구, vol. 20, no. 1, pp. 3-42. Available from: doi:10.32430/ilst.2014.20.1.3

김관식 “특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준” 과학기술법연구 20.1 pp. 3-42 (2014): 3.

김관식 . 특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준 과학기술법연구 [Internet]. 2014; 20( 1), : 3-42. Available from: doi:10.32430/ilst.2014.20.1.3

김관식 . “특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준” 과학기술법연구 20, no.1 (2014): 3-42. doi: 10.32430/ilst.2014.20.1.3

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특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준

과학기술법연구

약어 : Hannam Journal of Law&Technology

2014, vol.20, no.1, pp.3 - 42

DOI : 10.32430/ilst.2014.20.1.3

발행기관 : 한남대학교 과학기술법연구원

연구분야 : 법학

김관식¹

¹한남대학교

인용한 논문 수 : 3 서지 간략 보기

초록

복수의 발명 상호간에 있어 발명이 상호간에 동일한지의 여부 판단은 특허법의 적용시 다양한 국면에서 문제가 되는데 본고에는 선출원 발명을 근거로 우선권을 주장하는 후출원이 있는 경우에 대한 발명의 동일성 판단에 대하여 국내외의 사례를 중심으로 논의하고 이를 바탕으로 판단 기준을 정립하고자 하였다. 우선권 주장은 구체적으로 파리조약에 근거하는 이른바 조약우선권 주장과 국내에서의 출원을 근거로 하는 이른바 국내우선권이 있다. 조약우선권과 국내우선권의 취지로는 선출원을 근거로 일정한 기간 내에 이를 개량하거나 포괄적 개념으로 출원할 수 있도록 하고 출원인의 이익이 되는 경우에 선출원의 이익을 누릴 수 있도록 하는 점에서 공통점이 있고, 그 외 우선권 주장 인정의 요건을 특별히 달리하여야 할 필요성도 보이지 않으므로 조약우선권과 국내우선권에서 우선권주장의 인정여부 판단 기준을 달리할 필요는 없다고 본다. 동일한 발명에 대하여 복수의 출원이 있는 경우에 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 이른바 선출원주의 하에서, 선출원시에 발명되지 아니한 기술적 사상에 대하여 후출원 시점에 특허를 부여하는 것은 부당한 결과를 낳게 될 것이고, 이러한 점은 출원 명세서에 대하여 추후 보정을 할 때에 적법한 보정의 범위로서 신규사항 추가 금지의 엄격한 요건을 채택하고 있는 취지와 일맥상통한다. 또한 보정이 적법하게 이루어진 경우는 특허요건 판단시뿐만 아니라 특허권존속기간 계산의 기준일도 일률적으로 원래의 출원일로 소급되어 적용되지만, 우선권 주장이 인정될 때에는 출원일이 일률적으로 소급되는 것이 아니라 출원인에게 소급이 유리하게 적용되는 경우 즉 신규성, 진보성, 선원성 등의 특허요건 판단시에는 출원일이 소급되지만, 소급이 불리하게 작용하는 경우 예를 들어 특허권존속기간의 산정시의 기준일은 소급되지 않고 우선권 주장 출원의 실제 출원일을 기준으로 산정하는 점을 감안하면 우선권 주장인정 여부 판단을 위한 전제로서 발명의 동일성 판단 기준은 보정의 허용범위보다 넓어질 수는 없을 것이다. 이러한 점과 국내외 판례의 태도를 종합하면 우선권 인정의 기준으로는 이미 적법한 보정의 기준으로 확립되어 널리 적용되고 있는 신규사항 추가 금지의 기준을 채택하여 판단하는 것이 타당하다. 이 경우 우선권 주장 인정 여부 판단시의 발명의 동일성의 범위는 신규성, 선원성 판단시에 적용되는 이른바 실질적 동일성의 범위에 비해서는 상대적으로 좁은 범위가 될 것이다. 그 결과 이른바 하위개념 발명에 대하여 상위개념 발명은 그 동일성이 부정될 것이고 선출원의 기술적 내용의 범위를 초과하는 실시례를 후출원에서 추가하는 경우에도 그 동일성이 부정될 것이다.

키워드

우선권, 발명, 동일성, 신규사항, 선원성, 파리조약, 상위개념, 하위개념

참고문헌(22)

[단행본] 吉藤幸朔 / 2000 / 特許法槪說 / 대광서림
[학술지] 김관식 / 2011 / 동일자 동일인 경합출원의 취급 / 특허소송연구 5
[학술지] 김관식 / 2011 / 유전자 관련 발명의 성립성 / 중앙법학 13 (4) : 641 ~ 667
[기타] 김관식 / 2010 / 미국특허법의 이해 / 글누리
[학위논문] 김관식 / 2013 / 발명의 동일성에 관한 연구
[학술대회] 김용덕 / 2010 / 국내우선권 주장과 발명의 동일성 / 사단법인 한국특허법학회 2010년4월 정기학회 발표문
[학술지] 박영규 / 2004 / 특허법상 조약우선권제도에 관한 고찰 / 비교사법 11 (2) : 627 ~ 658
[학술지] 박영규 / 2009 / 개량발명 보호를 위한 우선권제도의 역할- 특허심판원 2007당3480 심결을 중심으로 - / 법조 58 (5) : 321 ~ 357
[학술대회] 박영규 / 2013 / 기술혁신을 위한 우선권 제도의 역할 / 사단법인 한국특허법학회 2013년8월 정기학회 발표문
[단행본] 윤태식 / 2013 / 판례중심 특허법 / 진원사
[단행본] 이경란 / 2013 / 이지특허법 / 한빛지적소유권센터
[단행본] 김관식 / 2011 / 特許의 知識 / 에이제이디자인기획
[단행본] 특허법원 지적재산소송실무연구회 / 2010 / 지적재산소송실무 / 박영사
[기타] 특허청 / 2011 / 특허․실용신안 심사지침서
[학술지] 廣瀬隆行 / 2005 / 優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について / パテント 58 (7)
[기타] 特許廳 / 2000 / 特許․實用新案審査基準
[학술지] 黒田敏朗 / 2010 / 29条の2における発明の同一性の判断[知的財産高等裁判所平成21. 11. 11 判決] / 知財管理 60 (11)
[단행본] Donald S. Chisum / 2004 / Principles of Patent Law Cases and Materials / Foundation Press
[단행본] Gerald Paterson / 1995 / ELEMENTS OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM The Law and Practice of the European Patent Convention / Yushodo Press
[단행본] Janice M. Mueller / 2013 / Patent Law / Wolters Kluwer
[단행본] Roger Schechter / 2004 / Principles of Patent Law / Thomson West
[학술지] Shiro Sakai / 1993 / Band Gap Energy and Band Lineup of III-V Alloy Semiconductors Incorporating Nitrogen and Boron / Japanese Journal of Applied Physics 32